北京快幫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司　桂慶凱 　　2013年8月30日全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第三次修正）的議案（以下稱新商標(biāo)法）。新商標(biāo)法涉及了現(xiàn)行商標(biāo)法多方面的內(nèi)容并有新增內(nèi)容。作為一名長期從事商標(biāo)訴訟的律師，對(duì)新商標(biāo)法的眾多內(nèi)容有著很多感悟?，F(xiàn)僅就其中的合理使用中的在先使用抗辯制度從實(shí)踐操作的層面談幾點(diǎn)看法，望讀者能從中有所獲益。 　　一、 在先使用抗辯權(quán)制度建立的背景和意義 　　（一）、在新商標(biāo)法實(shí)施前保護(hù)商標(biāo)在先使用的法律、法規(guī)或司法解釋 　　現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定，“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用?！? 　　2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，“原告以被訴商標(biāo)的使用侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊(cè)商標(biāo)復(fù)制、摹仿或者翻譯其在先未注冊(cè)馳名商標(biāo)為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其在先未注冊(cè)商標(biāo)馳名的事實(shí)負(fù)舉證責(zé)任。” 　　現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條規(guī)定了“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。 　　以上說明現(xiàn)行商標(biāo)法律框架對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)主要涉及三種情形，即在先使用的服務(wù)商標(biāo)的保護(hù)；馳名的未注冊(cè)商標(biāo)可以做侵權(quán)抗辯的事由；有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)可以阻卻他人以不正當(dāng)手段的搶注。 　　但這些規(guī)定仍然不能解決除上述情形之外的其他商標(biāo)的在先使用的保護(hù)問題，同時(shí)，也缺少對(duì)在先使用權(quán)保護(hù)的構(gòu)成要件的標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一問題。 　?。ǘ?、新商標(biāo)法對(duì)于問題的解決方案 　　新商標(biāo)法保留了現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的內(nèi)容，即在第三十二條中規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！痹搩?nèi)容主要是商標(biāo)注冊(cè)的審查和核準(zhǔn)的行政授權(quán)階段體現(xiàn)了對(duì)在先使用權(quán)的保護(hù)。 　　另外，新商標(biāo)法第五十九條是新增了“在先使用抗辯”制度的內(nèi)容，該條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。在先使用抗辯權(quán)規(guī)定在第七章“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”名下，從基本法的角度，將在先使用作為侵權(quán)抗辯的事由給予了明確地規(guī)定，其不但吸納了上述《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條的精髓，同時(shí)也將這種抗辯推廣至一切商標(biāo)，而非未注冊(cè)的馳名商標(biāo)。新商標(biāo)法對(duì)于在先使用權(quán)抗辯的明確規(guī)定，具有重要的意義。 　　二、 在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件 　　從新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定可以總結(jié)出，在先使用抗辯權(quán)具有如下五個(gè)構(gòu)成要件： 　?。ㄒ唬r(shí)間起點(diǎn)要件 　　在先使用權(quán)人的“在先使用”發(fā)生在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)之前，而非同時(shí)發(fā)生或者發(fā)生在后，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)前置的要件是在先使用權(quán)的應(yīng)有之義，否則就與“在先”意思相悖。 　　（二）、商標(biāo)相同或者近似 　　在先使用權(quán)人所使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似。當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)人起訴他人在先使用的商標(biāo)構(gòu)成對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)，前提條件是他人的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)在標(biāo)識(shí)上構(gòu)成相同或者近似，否則，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人提起侵權(quán)訴訟的基本要件則不具備。因?yàn)樵谙仁褂萌水?dāng)然有權(quán)使用與注冊(cè)商標(biāo)不同的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，所以只有二者商標(biāo)存在相同或者近似的情況，才產(chǎn)生了在先使用人是否有權(quán)利繼續(xù)使用該商標(biāo)的問題 　?。ㄈ?、商品相同或者類似 　　注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品與他人在先商標(biāo)所使用的商品是相同或者類似的是在先使用抗辯權(quán)的要件之一。這與前述商標(biāo)相同或者近似要件的道理相同，如果在先使用人使用在先商標(biāo)的商品與注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品不相同也不類似，則注冊(cè)商標(biāo)與這個(gè)在先商標(biāo)本身并不存在矛盾和沖突，便不存在商標(biāo)侵權(quán)指控和用在先使用進(jìn)行抗辯的的意義。 　?。ㄋ模?、在先使用產(chǎn)生了一定的影響 　　不是任何的在先使用都會(huì)產(chǎn)生阻卻他人侵權(quán)抗辯的在先使用權(quán)。在先使用的商標(biāo)必須在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)前已經(jīng)產(chǎn)生了一定的影響，否則也不構(gòu)成在先使用權(quán)。這一個(gè)要件與現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條和新商標(biāo)法相對(duì)應(yīng)的第三十二條關(guān)于“商標(biāo)注冊(cè)不得侵犯他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定前后呼應(yīng)。這說明“具備一定影響”不但是商標(biāo)行政授權(quán)階段主張?jiān)谙壬虡?biāo)權(quán)的要件，同時(shí)也是使用在先權(quán)作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯的必備要件。 　?。ㄎ澹⒃谙仁褂脵?quán)的行使限制在原有范圍內(nèi) 　　這個(gè)要件從字面上似乎很容易理解，基于在先使用權(quán)的使用不能超過原來的范圍。但仔細(xì)分析起來仍會(huì)有很多問題，下文將做進(jìn)一步分析。 　?。?、“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”的義務(wù) 　　如果在先使用的標(biāo)識(shí)與在后的注冊(cè)商標(biāo)容易發(fā)生混淆、誤認(rèn)，根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)人的請(qǐng)求，亦或法院也可以主動(dòng)要求在先使用人附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識(shí)，使得相關(guān)公眾能將二者區(qū)分開來，而不至發(fā)生混淆誤認(rèn)。這些區(qū)別標(biāo)識(shí)包括地名、地理區(qū)劃名稱。 　　三、 在先使用抗辯權(quán)在實(shí)踐中可能面臨的新問題 　?。ㄒ唬⒃谙仁褂脵?quán)的抗辯是否僅僅限于在先使用人，能否通過承繼、轉(zhuǎn)讓、許可方式等進(jìn)行流轉(zhuǎn) 　　在適用現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條案例中曾出現(xiàn)過幾種主張?jiān)谙仁褂脵?quán)的主體不是最原始的在先使用人，其權(quán)利是通過流轉(zhuǎn)而來。通常涉及幾種情形：一種是因?yàn)槠髽I(yè)主體的改制、分立、合并等，某個(gè)未注冊(cè)商標(biāo)的使用從前一主體流轉(zhuǎn)至另一個(gè)主體；另一種是未注冊(cè)商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓與他人；還有未注冊(cè)商標(biāo)被許可（獨(dú)占許可或排他許可）給他人。這些情況下，作為承繼人、受讓人、受許可人是否是適格的在先使用抗辯權(quán)的主體？曾有案例針對(duì)這些情況，是認(rèn)可在后主體通過承繼方式獲得在先使用的權(quán)利。但只對(duì)新商標(biāo)法五十九條的規(guī)定，筆者認(rèn)為如果是企業(yè)的改制、分立、合并情形下，新的主體可以承繼原主體因?yàn)橄仁褂枚a(chǎn)生的抗辯權(quán)；但許可的情形是排除的。 　　（二）、在先使用權(quán)能否通過其他在先使用權(quán)人的追認(rèn)而獲得 　　在先使用權(quán)是否具有相對(duì)性，即僅僅發(fā)生于真實(shí)的在先使用人與商標(biāo)注冊(cè)人之間？筆者預(yù)計(jì)新商標(biāo)法實(shí)施后，可能會(huì)出現(xiàn)涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的主體找到真實(shí)合法的商標(biāo)在先使用人，獲得其對(duì)使用行為的追認(rèn)，也可能是獲得倒簽的授權(quán)，進(jìn)而來對(duì)抗商標(biāo)注冊(cè)人的侵權(quán)主張。 　　筆者認(rèn)為基于注冊(cè)制度是我國商標(biāo)權(quán)取得的基本制度，保護(hù)在先使用人真實(shí)的在先使用是這種制度下的例外，主要也是保護(hù)誠實(shí)信用的商業(yè)秩序，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益之所需。如果將這種在先使用的權(quán)利擴(kuò)大到可以通過轉(zhuǎn)讓、許可、追認(rèn)的方式讓他人所享有，將會(huì)顛覆商標(biāo)注冊(cè)制度。 　?。ㄈⅰ霸惺褂梅秶敝缦弈：赡墚a(chǎn)生的法律適用問題 　　具體的司法實(shí)踐中，“原有使用范圍”將是一個(gè)非常模糊且很難被確定的范疇。首先，原有范圍如何理解的問題。一方面“原有范圍”可能包括地理概念上的原有范圍；另一方面也涉及具體的商品范圍，是一定限定于某個(gè)特定的商品上，還是可以延及到類似商品上；同時(shí)也涉及使用方式的界限問題，例如原來僅僅在商品包裝上使用，現(xiàn)在是否可以擴(kuò)展著這該產(chǎn)品有關(guān)的其他方面，如銷售團(tuán)隊(duì)的服飾、銷售店面的店招、銷售宣傳的廣告單等。 　　對(duì)于有一個(gè)無法回避的問題是，基于目前網(wǎng)絡(luò)、傳媒等高度發(fā)達(dá)，商品流通范圍廣，速度快的特點(diǎn)，加之知識(shí)產(chǎn)權(quán)固有的無形性，很難去明確地界定“范圍”的范疇。例如一個(gè)企業(yè)沒有申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，但其對(duì)使用了未注冊(cè)商標(biāo)的商品在平面媒體上作了廣告，或在網(wǎng)絡(luò)、電視上有宣傳，或其產(chǎn)品在中國大部分省市有實(shí)體店的銷售，這種全國范圍的在先使用，是不是就獲得了在全國范圍內(nèi)繼續(xù)使用而可以無視在后的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)呢？如果如此，那么在后的注冊(cè)商標(biāo)怎么辦？注冊(cè)商標(biāo)的專有使用的權(quán)利也是全國范圍呀。這樣在全國范圍內(nèi)在相同或類似商品上就有兩個(gè)相同或近似的商標(biāo)了，相關(guān)公眾如何識(shí)別二者，如何區(qū)分商品來源。區(qū)別性標(biāo)志僅僅在個(gè)別案件中具有意義。如果因?yàn)榉梢?guī)定了在先權(quán)有權(quán)而導(dǎo)致在先使用的商標(biāo)與在后的注冊(cè)商標(biāo)并存的現(xiàn)象普遍化，則附加區(qū)別性標(biāo)志的做法則不能解決問題了。因此，何謂“原有使用范圍”則有待新法實(shí)施后，在實(shí)踐中通過法院的判例亦或最終的司法解釋去明釋。 　?。ㄋ模?、真假難辨的使用證據(jù)的增加 　　很多商標(biāo)案件中，甄別使用證據(jù)的真?zhèn)我约白C明力是一個(gè)重要而艱難的工作。例如在撤銷三年不使用案件中、在證明現(xiàn)行商標(biāo)法第三十一條的在先使用并具有一定影響中、是否存在代理關(guān)系的案件中，存在虛假證據(jù)的情況比較多或者說很多證據(jù)的真實(shí)性都難以判斷。如果再增加一個(gè)在先使用權(quán)抗辯，無疑又增加一個(gè)類似于“撤銷三年不使用”的案件。在目前撤三案件中使用假證據(jù)，偽造證據(jù)比較多的情況下，在我國訴訟誠信體系未有效建立的情況下，“先使用抗辯權(quán)”制度在存在巨大意義的情況下，實(shí)踐中也存在著巨大的難題，法官和律師們就會(huì)更加忙碌于分辨各種使用證據(jù)的真假。增加了案件審理的難度?？赡苡腥藭?huì)說，哪個(gè)案件不是要對(duì)證據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行鑒別呀。但這種不去在先注冊(cè)商標(biāo)，僅僅通過提供使用證據(jù)，就可以和在后的注冊(cè)商標(biāo)并存，好大的誘惑力呀！有多大的誘惑，就有人感覺冒多大的風(fēng)險(xiǎn)。未來，商標(biāo)局、商評(píng)委和法院、代理律師，尤其是法院和代理律師在商標(biāo)侵權(quán)案件中可能都要奮力去辯別在先使用證據(jù)的真?zhèn)卫病? 　?。ㄎ澹?、在先使用抗辯權(quán)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)制度的沖擊 　　對(duì)于基于先申請(qǐng)而獲得注冊(cè)的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人，先使用抗辯權(quán)的設(shè)立對(duì)其是不公平的。注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，如果在先使用者使用商標(biāo)的地理范圍和規(guī)模很小，商標(biāo)注冊(cè)人是無法得知的，也無法進(jìn)行在先沖突檢索。如果其不是基于31條的搶注等，其獲得的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)是一種絕對(duì)權(quán)利，而不應(yīng)還存在法律規(guī)定上的相對(duì)性。 　?。?、在先使用抗辯權(quán)的獲得應(yīng)當(dāng)基于誠實(shí)信用 　　新商標(biāo)法對(duì)在先使用抗辯權(quán)規(guī)定的要件里沒有提及關(guān)于誠實(shí)信用或善意的要求，未包含主觀因素的考量對(duì)實(shí)踐中一些新問題無法進(jìn)行規(guī)范。例如一方競(jìng)爭者得知（可能是通過正當(dāng)途徑或者非正當(dāng)途徑）另一競(jìng)爭者擬要申請(qǐng)注冊(cè)某商標(biāo)之前，便開始在相同或類似商品上使用與該商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，該后者的商標(biāo)注冊(cè)獲得核準(zhǔn)后，先使用者的在先使用似乎完全符合新商標(biāo)法第五十九條的規(guī)定，然而這種使用者的在先使用權(quán)是不應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)的，因?yàn)槠湓谙仁褂貌皇恰扒珊稀?。因此在先使用抗辯權(quán)在適用時(shí)應(yīng)考慮在先使用人的主觀狀態(tài)，是否是善意的。 　　（七）、在先使用應(yīng)當(dāng)是連續(xù)的 　　新商標(biāo)法第五十九條也沒有對(duì)在先使用是否要求其具有連續(xù)性做出規(guī)定。相比之下，一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年沒有使用，他人尚可提出撤銷申請(qǐng)，然而如果一個(gè)未注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)多年沒有使用，針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的侵權(quán)指控，仍然可以成功地主張?jiān)谙仁褂脵?quán)，顯示是不合適的。即僅僅因?yàn)槠涫褂脮r(shí)間點(diǎn)早，而不考慮其中間具有多年連續(xù)不使用的事實(shí)而仍給予其在先使用抗辯權(quán)的保護(hù)，則使得未注冊(cè)商標(biāo)享有了超注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，對(duì)我國的商標(biāo)注冊(cè)制度是一種破壞。 　　以上是筆者對(duì)新商標(biāo)法中的在先使用抗辯權(quán)的一些粗淺的看法，可能待新商標(biāo)法實(shí)施后，在實(shí)踐中對(duì)該問題會(huì)有新的不同的思考。