專利侵權(quán)案件適用普通民事侵權(quán)案件的基本構(gòu)成要件,即行為具有違法性,產(chǎn)生損害后果,二者之間存在因果關(guān)系,行為人具有過錯。同時,專利侵權(quán)案件還具有其特殊性,這在雙方當事人提交各自的證據(jù)時尤為值得注意。 原告的舉證和證明 一、權(quán)利證據(jù) 1、原告主體資格證明,包括自然人的身份證明,企事業(yè)單位的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證。 2、專利權(quán)證書,證明專利權(quán)授權(quán)時的權(quán)屬狀況。 3、專利登記薄副本,一定意義上說,專利登記薄副本是比專利證書更為重要的證據(jù),因為專利證書記載的是專利授權(quán)時的權(quán)屬狀況,在授權(quán)之后,專利的權(quán)屬狀況可能會發(fā)生改變,如專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,專利被宣告無效等,這些內(nèi)容在專利證書上并不能反映出來,但卻會在專利登記薄副本上記載。在訴訟中,這項證據(jù)往往被當事人或代理人忽視。 4、專利授權(quán)公告文本,不同的專利公告文本也是不一樣的。發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臑闄?quán)利要求書、說明書、摘要及摘要附圖;外觀設(shè)計的為公告授權(quán)的圖片或照片及簡要說明。專利公告文本能夠明確地反映專利保護的范圍,對于侵權(quán)事實有直接的證明力。 5、專利年費收據(jù),能夠證明專利持續(xù)有效。其實這一證據(jù)在提供了前述的專利登記薄副本的情況下,是可以不提供的。因為在專利登記薄副本的最底行會注明“該專利年費已繳納至某年某月某日”。司法實務(wù)中專利權(quán)人提供專利年費收據(jù)的證明目的在于說明專利已繳納年費,專利持續(xù)有效。但在國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利的繳費實務(wù)中,即使專利已被宣告無效,或因沒繳納年費而導(dǎo)致專利權(quán)終止后,繳納專利費也是可以進行的,從而取得專利年費收據(jù)。因此通過專利年費收據(jù)證明專利持續(xù)有效是不充分的,有時甚至是錯誤的。如此以來,前述的專利登記薄副本就顯得極其重要了。筆者認為之所以在實務(wù)中出現(xiàn)用專利年費收據(jù)來證明專利持續(xù)有效,可能是受《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》第四條的影響,該條規(guī)定:專利權(quán)人應(yīng)當提交證明其專利權(quán)真實有效的文件,包括專利證書、權(quán)利要求書、說明書、專利年費交納憑證。這里專利年費交納憑證是專利真實有效的文件之一,卻并未提及專利登記薄副本,不能不說是一個瑕疵。 6、實用新型專利檢索報告,《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律的若干規(guī)定》第八條規(guī)定,提起侵犯實用新型專利權(quán)訴訟的原告,應(yīng)當在起訴時出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告。因此在該司法解釋出臺后,不少法院在原告提起實用新型專利侵權(quán)訴訟時,若沒有提供實用新型的檢索報告,法院拒絕受理。但此種做法明顯的不符合民事訴訟法第108條的規(guī)定。隨后最高法院在答復(fù)北京市高級人民法院的請示中明確表示,出具實用新型的檢索報告并不是提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件。但若不提供檢索報告,被告提起專利無效宣告請求的,如無其他可以不終止訴訟的情形,人民法院應(yīng)該中止訴訟。因此原告在起訴時最好提供實用新型專利的檢索報告,避免案件被中止審理。 二、侵權(quán)證據(jù) 1、書證,通常是公證書,專利權(quán)人通過市場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了侵權(quán)行為后,通常會向公證機關(guān)提出申請,對購買侵權(quán)產(chǎn)品的過程及購得的侵權(quán)產(chǎn)品進行公證或?qū)η謾?quán)現(xiàn)場(如許諾銷售)或?qū)η謾?quán)產(chǎn)品的安裝地進行勘查公證,取得公證書,從而證明被告存在侵權(quán)行為。在公證取證的過程中,專利權(quán)人最好主動向銷售者索取產(chǎn)品宣傳冊、銷售侵權(quán)產(chǎn)品人員的名片、購貨發(fā)票或收據(jù),以進一步的明確,產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者,同時專利權(quán)人可要求公證機關(guān)對前述資料的來源和真實性作出說明,一并記載在公證書中。另外順便提及一下,在選擇公證機關(guān)時,也應(yīng)有所考慮,如在省會城市,可以選擇省公證處,而不要選擇區(qū)公證處,一則可能區(qū)公證區(qū)缺乏經(jīng)驗,二則可能區(qū)公證處出于地方保護或者擔心受到打擊報復(fù),而以各種理由推托。此外在選擇公證處時還要注意《公證程序規(guī)則》第十四條的規(guī)定:公證事項由當事人住所地、經(jīng)常居住地、行為地或者事實發(fā)生地的公證機構(gòu)受理。涉及不動產(chǎn)的公證事項,由不動產(chǎn)所在地的公證機構(gòu)受理。而公證執(zhí)業(yè)區(qū)域是指由省、自治區(qū)、直轄市司法行政機關(guān),根據(jù)《公證法》第二十五條和《公證機構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》第十條的規(guī)定以及當?shù)毓C機構(gòu)設(shè)置方案,劃定的公證機構(gòu)受理公證業(yè)務(wù)的地域范圍。因此,在選擇公證處時,要注意其管轄范圍和執(zhí)業(yè)區(qū)域的雙重限定,以免申請不予受理,或錯誤受理后導(dǎo)致公證書的程序瑕疵。 2、物證,專利權(quán)人從市場上購得的侵權(quán)產(chǎn)品。購得的侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)由公證人員封存,并拍照。在提交給法院之前,原告應(yīng)確保封條完好無損,否則被告將可能在質(zhì)證時提出異議,對侵權(quán)產(chǎn)品不予認可。如上所提,物證的取得過程是經(jīng)過公證的,專利權(quán)人或其代理人與公證員一起,以普通消費者的身份到侵權(quán)人處購買侵權(quán)產(chǎn)品,然后封存。在公證書中,會對這一過程進行說明,但是,很多公證書沒有對封存產(chǎn)品進行詳細說明。舉一個案例說明,筆者經(jīng)辦一起商標侵權(quán)案件,作為被告(銷售者)的代理人,筆者發(fā)現(xiàn)原告當庭提交的經(jīng)公證處封存的侵權(quán)產(chǎn)品的型號、規(guī)格在公證書中并沒有提及,封存的袋子雖然密閉無損,但是上面沒有編號等注明其與公證書的一致性。而原告是針對大量的銷售者進行公證取證和訴訟的,這就無法絕對排除該封存的物證非本案被告所售的可能性。經(jīng)過法庭質(zhì)證和辯論,法官亦贊同這一意見。 三、損失證據(jù) 1、專利實施許可合同。現(xiàn)在司法實務(wù)中,少有原告提供直接或間接損失的證據(jù),主要原因是此類證據(jù)舉證難度較大,舉證成本較高。目前,有大量的專利權(quán)人通過與他人簽訂專利實施許可合同,以約定的許可使用費作為請求賠償?shù)囊罁?jù)。但是有些專利權(quán)企業(yè)雖然會和其業(yè)務(wù)單位簽訂名義上的專利實施許可合同,也會辦理相應(yīng)的備案手續(xù)以及專利許可使用費的付款和繳稅憑證,但被許可方實際并未生產(chǎn)專利產(chǎn)品。在此種情形下,合同約定的許可使用費嚴格來講不應(yīng)作為賠償?shù)膮⒄找罁?jù)。對此,被告雖然可以提出抗辯,但是鑒于專利實施許可合同的證明力較強,法律對此又有明確規(guī)定,因此,法官一般是會予以采信的。 2、財務(wù)審計報告。根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定,侵權(quán)賠償?shù)臄?shù)額確定除參照前述的專利許可使用費外,還有權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)獲得的利益以及法定賠償。在原告主張以自己所受到到的損失作為賠償數(shù)額的依據(jù)時,應(yīng)提供自己單位產(chǎn)品獲利情況的財務(wù)審計報告,以及原告因被告侵權(quán)造成銷售量減少的總數(shù)或者被告制造的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量,兩者相乘之積就是原告的損失數(shù)額的依據(jù);在原告主張以被告的獲利作為賠償?shù)囊罁?jù)時,原告通常要申請法院保全被告的財務(wù)會計賬冊,經(jīng)獨立的第三方審計后,以審計結(jié)論確定被告的侵權(quán)獲利情況,從而明確被告賠償?shù)囊罁?jù)。最后在法定賠償中,原告可提供一些證明被告侵權(quán)情節(jié)及專利產(chǎn)品市場價值的輔助證據(jù),作為法院在確定具體賠償數(shù)額時的參照因素,比如被告與第三方簽訂的相關(guān)合同,被告在其網(wǎng)站等宣傳材料上關(guān)于侵權(quán)產(chǎn)品的標價等等。 被告的質(zhì)證和舉證 被告在收到專利侵權(quán)訴訟的應(yīng)訴通知書后,不宜盲目地與原告協(xié)商和解,而應(yīng)全面分析原告提供的證據(jù),并根據(jù)抗辯主張,收集組織對自己有利的證據(jù)。實務(wù)中被告的抗辯主張有多種,針對上文原告的各項權(quán)利要求,被告就有如下不同的抗辯主張。 一、權(quán)利瑕疵抗辯 被告提出權(quán)利抗辯時,通常是對原告的主體資格、專利權(quán)的權(quán)屬、專利權(quán)的效力等方面進行抗辯。 專利侵權(quán)訴訟通常是由專利權(quán)人自己發(fā)起訴訟的,但在一些專利實施許可的情況下,則由被許可人提起訴訟。在此種情形下被告應(yīng)首先審查許可使用的方式,根據(jù)司法解釋的規(guī)定,只有獨占實施許可的被許可人可以作為原告提起訴訟,而普通許可和排他許可的被許可人沒有得到專利權(quán)人許可的情況下都不能作為原告提起訴訟,這就涉及到原告是否具有訴訟主體資格的問題了。 有些原專利權(quán)人在專利權(quán)已轉(zhuǎn)讓給他人后,仍以專利權(quán)人的名義提起侵權(quán)訴訟,這顯然是不符合法律規(guī)定的。對此被告可以提供該專利的登記薄副本,以證明該專利權(quán)已發(fā)生轉(zhuǎn)移,原告不具備訴訟主體資格,從而要求法庭駁回其訴訟請求。 還有一種情況是,專利權(quán)可能已終止,但原告卻出于競爭策略的考慮,對被告提起侵權(quán)訴訟。此種情況下,被告提供專利登記薄副本也是非常必要的。根據(jù)專利法實施細則的規(guī)定,任何人都可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請辦理授權(quán)專利的登記薄副本。因此被告提供專利登記薄副本沒有任何法律或?qū)崉?wù)障礙,只要繳納必要的費用即可。 更特殊的一種情況是,專利權(quán)人對專利申請至專利公告授權(quán)日期間的制造銷售相同產(chǎn)品的制造者或銷售者提起訴訟。而根據(jù)法律規(guī)定,在此期間的制造或銷售行為是不構(gòu)成專利侵權(quán)的,因此作為銷售者或制造者的被告也可以此提出抗辯。 二、不侵權(quán)抗辯 侵權(quán)判定的基本原則是全面覆蓋原則,被告抗辯不侵權(quán)的,應(yīng)證明侵權(quán)產(chǎn)品缺少了權(quán)利要求中的必要的技術(shù)特征,或者侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求的必要技術(shù)特征在實質(zhì)上不同也不構(gòu)成等同。對此,被告只需根據(jù)原告提供的專利權(quán)利要求與侵權(quán)產(chǎn)品進行比較,就可得出結(jié)論,在必要情況下,也可以申請鑒定。 但若被告主張不侵權(quán)的理由是產(chǎn)品是他人假冒被告生產(chǎn)的,在此種情形下,法院應(yīng)該如何分配舉證責任呢?是由原告舉證產(chǎn)品確實是被告生產(chǎn)的呢,還是由被告舉證產(chǎn)品不是自己生產(chǎn)的呢?筆者認為應(yīng)由原告承擔舉證責任。首先證明被告實施侵權(quán)行為是原告訴訟的核心要件,另外,就舉證原則來說,證明作為要比證明不作為容易些。 第三種情形是被告以禁止反悔原則主張不侵權(quán)。為了證明原告反悔,被告應(yīng)舉證原告在專利申請或無效過程中,向國家知識產(chǎn)權(quán)據(jù)或?qū)@麖?fù)審委員會的作出的意見陳述書或其他專利相關(guān)的文件中對其專利權(quán)利要求書或說明書作出了某種限縮性的解釋。但在專利侵權(quán)訴訟中,原告卻主張適用等同原則對被告的侵權(quán)行為作出認定,視圖擴大了專利權(quán)的保護范圍。而這樣作對被告不利,對社會公眾也不利,且不符合誠實信用的原則,因此是為專利司法所不準的。為此被告應(yīng)詳細的了解專利所有文檔。跟前述專利登記薄副本一樣,任何人都可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請,請求復(fù)制專利文檔。因此專利被告在收到被告的訴狀后,首先要做的就是向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)制涉案專利文檔。 三、公知技術(shù)(設(shè)計)抗辯 所謂公知技術(shù)(設(shè)計),是指發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計專利申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)(設(shè)計)。為此被告應(yīng)提供與侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案相同或等同記載公知技術(shù)的出版物,或有確切來源、銷售或使用時間的產(chǎn)品實物及有關(guān)的輔助憑證,如產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品圖冊、銷售發(fā)票以及證人證言等。有的被告在得知被提起專利侵權(quán)訴訟后,首先做的工作就是尋找上述證據(jù),以證明原告的專利權(quán)不具有新穎性,以宣告專利權(quán)無效。這點主要運用在外觀設(shè)計專利侵權(quán)的訴訟中,因為外觀設(shè)計專利的申請相對比較容易,專利局受理后不進行實質(zhì)審查,這就使得“有效”的專利存在“無效”的風險。 四、先用權(quán)抗辯 先用權(quán)雖然不會導(dǎo)致原告的專利權(quán)失效,但卻是法律明確的不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯理由。實務(wù)中不少被告會選擇使用先用權(quán)進行抗辯,但成功者卻寥寥,這主要是因為證據(jù)不足。通常情況下被告應(yīng)提供以下證據(jù): 1、在原告專利申請日之前的設(shè)計圖紙和工藝文件; 2、在原告專利申請日之前已購置的設(shè)備數(shù)量及產(chǎn)能的資料。 五、合同抗辯 有這樣一個案例:專利權(quán)人與他人簽訂獨占實施許可合同。但合同簽訂后不久,專利權(quán)人又與另一人再次簽訂許可實施合同。被蒙在鼓里的獨占實施被許可人隨后發(fā)現(xiàn)了普通許可的被許可人的產(chǎn)品流入市場,遂對普通許可的被許可人提起侵權(quán)訴訟,此時普通許可的被許可人拿出普通許可實施合同抗辯,原告無奈只好撤訴,退而向?qū)@麢?quán)人提起違約之訴。此案例就是典型的合同抗辯成功的例子。 另外一種情形是被告實施的與原告專利相同或等同的技術(shù)方案是從他人處獲得許可的,在此種情形下,被告應(yīng)向法庭提供許可合同。此證據(jù)雖然不能免除被告的侵權(quán)責任,但被告可申請追加轉(zhuǎn)讓人作為被告,以共同承擔賠償責任,避免直接承擔全部侵權(quán)責任。這也是一種訴訟技巧,在無法避免承擔責任的時候,盡量少得承擔,即部分免責。 六、侵權(quán)獲利低于原告請求賠償金額的抗辯 原告在提起侵權(quán)訴訟時,較多的依據(jù)專利許可使用費作為侵權(quán)賠償數(shù)額的依據(jù)或者以法定賠償50萬元的上限作為賠償?shù)囊罁?jù)。而后者,因為有法律的規(guī)定,很多原告索性直接按照50萬元的上限提起訴訟。若被告的侵權(quán)成立,但獲利明顯低于原告的主張時,被告可以以自己侵權(quán)獲利的數(shù)額對原告提出的過高的賠償數(shù)額進行抗辯。為此被告應(yīng)提供有公信力的財務(wù)審計報告,證明自己的獲利狀況。同時也可提供其他輔助證據(jù),如公司的營業(yè)執(zhí)照等證明成立日期至發(fā)生侵權(quán)行為之間的時間較短等證據(jù),以進一步減輕自己的賠償責任。 七、合法來源抗辯 根據(jù)專利法第63條第2款的規(guī)定,為生產(chǎn)經(jīng)營的目的使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,能證明產(chǎn)品合法來源的,不承擔賠償責任。因此此條為被告提供了較好的法定抗辯根據(jù),被告應(yīng)充分利用。為此被告應(yīng)提供確切的合法來源的證據(jù),如買賣合同、租賃合同、發(fā)票、運輸單據(jù)以及其他證明交易合法成立的所有證據(jù),同時被告可提供其他相關(guān)證據(jù),如封存的樣品,產(chǎn)品的圖片等,以免被告在前述證據(jù)的關(guān)聯(lián)性方面提出異議。當然,這是針對比較正規(guī)的被告公司而言。實務(wù)中有一些個體經(jīng)營者,由于管理問題,通常無法提供上述詳盡的證據(jù),那就面臨著因無法提供合法來源而承擔賠償責任的不利后果。