摘要 美國商標申請中，對于商標中不具有顯著性的要素，要求放棄商標專用權，主要情形包括缺乏顯著性的單個詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對于是否需放棄專用權、如何放棄專用權取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國商標放棄專用權的制度特點和實踐應用。 在美國商標申請中，不少國內企業(yè)都會遇到審查員下發(fā)放棄專用權的審查意見。大多數國內企業(yè)在遇到此類駁回時，都會心里打個疑問，為什么要求放棄該部分的專用權？是否應該同意審查員意見？放棄后，是否會對我的商標權利造成影響呢？針對企業(yè)的上述疑問，筆者結合工作中的實例，簡單介紹一二。 其實，對于商標中要求放棄專用權的要素，國內企業(yè)并不陌生。中國《商標法》第五十九條便有對此的相關規(guī)定[1]。美國《商標法》對此的相關規(guī)定在第6條，即審查員有權要求申請人放棄可注冊商標中不可注冊部分的專用權。所謂“不可注冊部分”，即通常所說的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或對指定商品具有描述性等。故，一言以蔽之，要求放棄專用權的情況，通常發(fā)生在商標在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊的部分。 通常，若商標中某部分被放棄專用權，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務上，使用與該商標放棄專用權的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應同意放棄專用權時，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過具體的示例，進行較為直觀的理解。 情形一：缺乏顯著性的單個詞匯 對于單個詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較為容易判斷，而鮮有爭議。如，“Better with drones”商標在無人機相關的產品和服務上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權。“ZS Power”商標在第07類動力設備產品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權。 值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點。其中，“其他特點”這一兜底表述可以涵蓋有關產品和服務的任何特點。如“Yummy cool chain”商標中，“chain”一詞通常對第30類“糖果”產品并沒有直接的描述性。但是，若該類產品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權。 對于中文商標而言，審查員一般會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標在煙類產品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權。 此外，該情形存在一種特例，即，若商標中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無須放棄專用權。如“LIGHT N' LIVELY”商標使用在“低卡路里蛋黃醬”產品上，美國商標上訴委員為即認為該商標“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無需放棄“LIGHT”的專用權。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標整體中是否為不可分離的。主要判斷依據在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。 情形二：缺乏顯著性的組合詞匯